文|恒都法律研究院
编辑|郭帆
1、何为“不正当行为”
“不正当行为（Inequitable Conduct）”这一概念源自“不洁之手（unclean hands）”原则，是对美国专利侵权诉讼的强有力抗辩。被告可主张专利权人在申请专利时违反了对美国专利商标局（USPTO）坦率、公开和诚实的义务，故意对USPTO误导或隐瞒重要信息，以获取专利。
美国专利法实施细则37 CFR 1.56明确规定，每一个参与专利申请的人都负有诚实善意的义务，包括向USPTO披露所知悉的、与可专利性实质相关的全部信息。对USPTO有或企图有欺骗行为、或故意违反信息披露义务将导致不授予专利。
如果证明专利权人在专利申请过程中实施了不正当行为，则会使整个专利无效且不可执行（unenforceable），并且可能会影响该专利的延续和分案，还可能专利权人遭遇反垄断和不正当竞争起诉（加黑），不仅诉讼成本增加，甚至可能被判处承担惩罚性赔偿。正如联邦巡回上诉法院指出的那样，不正当行为抗辩具有“原子弹”的效果，可能影响公司专利布局。
2、如何证明“不正当行为”
Therasense v. Becton, Dickinson & Co (Fed. Cir.2011)案中，联邦巡回法院认为，被告必须通过明确且令人信服的证据分别证明：（i）专利权人通过故意隐瞒现有技术参考文献而有欺骗专利局的特定意图；（ii）该文献具有“but-for（若无）”重要性。
关于欺骗意图，需要证明“申请人知道该参考文献，知道该参考文献是重要的，并做出了故意隐瞒该参考文献的决定。欺骗意图必须是能够从证据中得出的最合理的推论。但是，如果有证据表明专利权人故意策划和精心执行计划以欺骗USPTO，则无需证明所涉及的信息具有“but-for”重要性。
根据“but-for”重要性，如果USPTO知道隐瞒或伪造的信息就不会颁发专利，那么该信息是重要的。例如，如果隐瞒的参考文献使专利不具备新颖性，那么该参考文献具有“but-for”重要性。
3、Therasense后典型案例
(1) American Calcar, Inc. v. American Honda Co. (Fed.Cir. 2014)
该案中，Honda针对Calcar的专利侵权指控提出了不正当行为抗辩。地方法院确定Calcar的专利是通过不正当行为获得的，并裁定该专利不可执行。联邦巡回法院予以确认。
Calcar在1996年为Acura RL制作“QuickTips”手册时，试驾了带导航系统的Acura RL。早期的导航系统仅用于提供目的地、方向之类的导航信息，Calcar研究Acura车辆的导航系统后提出了汽车多媒体系统访问车辆信息并在基本导航信息之上控制车辆功能的发明。在申请专利时，Calcar向USPTO披露了96RL导航系统的存在，但没有公开导航系统的操作细节，尽管Calcar已经拥有这些信息。
联邦巡回法院认为，该发明和现有技术以相同的方式、即通过交互式显示屏，执行相同的功能、即信息传递，以达到相同的结果，即提供信息给车辆用户，如果Calcar披露了96RL导航系统的操作细节，那么专利局将不会批准该专利，因此，该信息具有“but-for”重要性。联邦巡回法院还确认，根据已有证据，唯一最合理的推断是Calcar故意向USPTO隐瞒该信息，具有欺骗意图。
(2) Worldwide Home Products, Inc. v. Time Inc.(S.D.N.Y. 2013)
该案涉及以特定嵌套图案堆叠在一起的衣架组的专利。申请过程中，审查员根据描述了具有相似设计的衣架组的参考文献驳回了专利。为了获得授权，申请人的代理人对权利要求进行了修改，增加了其他结构上的限制，以与该参考文献区分。
侵权诉讼中，被告提出不正当行为抗辩。法院经审理认为，审查员引用的参考文献并未提供现有技术衣架的清晰照片或图纸，因此相对于该参考文献就修改的权利要求授权。然而，有证据表明，申请人的代理人在进行权利要求修改并与审查员讨论该申请时，拥有该现有技术衣架的物理样本，此外在专利颁布之前，第三方已向代理人发送了该现有技术衣架的高分辨率照片。根据这些样品和照片，修改后的权利要求并未将所要求保护的衣架与现有技术的衣架区分开。但是，代理人没有向USPTO提供有关样品或照片的任何信息。
毫无疑问，有关衣架的未披露信息对专利申请具有“but-for”重要性，而且结合其他间接证据可以推断出申请人故意未披露该信息。
4、“不正当行为”的应对方式
由于发现不正当行为的后果非常严重，因此在美国申请专利时，建议向USPTO披露可能对发明可专利性至关重要的任何已知引证文件，与USPTO共享任何可能重要的信息。
对于中国专利申请人而言，这些信息包括中国母案申请的审查意见通知书中所引用的任何引证文件，也包括与中国同族专利（例如分案）以及国外同族专利（例如EPO专利申请）相关的任何引证文件。
履行披露义务后，至少能够防止被告在诉讼期间提出不正当行为抗辩，专利权将更加稳固。
