文 | Hexly
编辑 | IPRdaily王颖
“在专利侵权判定中，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充，等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新；另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益[i]”
为防止等同原则的滥用，侵权判定中还包括了捐献原则、禁止反悔原则等限制。本文对（2019）最高法民申8号一案的法律适用提出了疑问，希望读者可以对等同原则与捐献原则的边界作出评论。
一 据以研究的案例
（2019）最高法民申8号是关于200910214163.9“彩色热升华墨水组”发明专利的侵权纠纷，其中权利要求1：
“彩色热升华墨水组，至少包含一种青色墨水、一种洋红色墨水和一种黄色墨水，其中每种墨水均含有升华染料、分散剂、有机溶剂和水；其特征在于：
所述墨水中的分散剂选自带有亲水基团的木质素；
所述彩色热升华墨水组中任一种彩色墨水的染料颗粒的沉积率P均满足：0 ≤P≤4.5％。”
双方争议焦点重点围绕“木质素”这一技术特征进行。被诉侵权产品采用的是木质素磺酸钠，再审申请人认为未落入专利权保护范围。
最高人民法院认为：
“……二审判决认定木质素磺酸钠属于带有亲水基团的木质素，与说明书的上述记载不符。但是，即使被诉侵权产品中的木质素磺酸钠不属于带有亲水基团的木质素，但根据涉案专利说明书和权利要求书的内容可以确定，“木质素磺酸盐”和“带有亲水基团的木质素”分别构成涉案专利的两个技术方案，并且“木质素磺酸盐”可以代替“亲水基团的木质素”，二者在涉案专利技术方案中的功能、作用没有实质性差异。因此，即使被诉侵权产品使用的“木质素磺酸钠”与权利要求1中的“带有亲水基团的木质素”并不相同，但是作为“木质素磺酸盐”的一种，其仍然属于与“带有亲水基团的木质素”等同的技术特征。再审申请人有关被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围的主张不能成立。”
由此可见，最高人民法院在认为“木质素磺酸钠”与技术特征“木质素”不构成字面侵权的同时，认定二者属于等同的技术特征，由此驳回了再审申请。
二 专利授权公告和无效决定的相关记载
说明书第【0025】段中记载：
“分散剂可以选带有亲水基团的木质素或是木质素磺酸盐……可以举出的木质素磺酸盐包括木质素磺酸钠等”
权利要求9为：
“根据权利要求 8 所述彩色热升华墨水组，其特征在于 ：
所述彩色墨水中的分散剂选自木质素磺酸盐。”
权利要求8为：
“根据权利要求1至7中任一项所述的彩色热升华墨水组，其特征在于 ：
所述彩色热升华墨水组中，任意两种墨水的升华染料颗粒沉积率之差ΔP满足 ：0 ≤ ΔP ≤ 2.5％。”
35820号无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会认为：
“……权利要求9中‘分散剂选自木质素磺酸盐’并非是对权利要求1中“分散剂选自带有亲水基团的木质素”中的进一步限定，两者是并列选择的关系，即用权利要求9中的“木质素磺酸盐”代替权利要求1中‘亲水基团的木质素’……”
三 捐献原则
捐献原则的规定见于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条：
“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
由此可以推出两个构成要件：
a.说明书或者附图中描述了某一技术方案；
b.该技术方案在权利要求中未记载。
捐献原则视为对等同原则适用的限制之一（另外还包括禁止反悔原则[ii]、还可能有不被接受的可预见限制[iii]），当符合捐献原则规范的情况出现时，直接排除了等同原则的适用。
本案中，说明书【0025】段明确指出了，分散剂可以选带有亲水基团的木质素或是木质素磺酸盐，也就是说分散剂包括亲水集团的木质素、木质素磺酸盐两种技术方案，前文中也提到最高人民法院确认了这一点。因此，条件a是符合的。
权利要求书中，技术特征的描述是：“所述墨水中的分散剂选自带有亲水基团的木质素”，由此可见，另一种技术方案——木质素磺酸盐这一技术方案，并未直接记载于权利要求1。
此时，应可以下结论，对于木质素磺酸盐符合捐献原则。但为了检验结论的正确性，笔者从含义的可预见性角度进行分析。
笔者不知道可预见性限制最终是否为最高人民法院所承认，但从权利要求和说明书记载所使用的文字来看，也可以确定权利要求1对应技术特征是符合可预见性限制，从而拒绝适用等同原则。说明书中已经提及了“木质素”和“木质素磺酸盐”两个技术方案了，撰写权利要求书的时候，显然预见到“木质素”和“木质素磺酸盐”两种情况，权利要求1中：
“所述墨水中的分散剂选自带有亲水基团的木质素”
改为：
“所述墨水中的分散剂选自带有亲水基团的木质素或木质磺酸盐”
是举手之劳的事而已，参考北京高级人民法院的《专利侵权判定指南》（2017）可以得到结论。鉴于可预见性限制笔者曾经作文，在此不再详细谈论。本案也更接近于笔者在另一文章中提及可预见性限制故事中的美国案例，而该美国案例最后也是以捐献原则判决。
四 上下文不同表述的技术特征
对于不同术语表述的技术特征，北京高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》也表达了其意见，2017版的29规定：
“ 在一份专利文件中，通常情况下相同的术语应当解释为具有相同的含义。不同的术语推定具有不同的含义，除非根据说明书的记载或本领域普通技术人员的惯常理解可以确定不同的术语具有相同含义的除外。”
那么，出现在权利要求9中的“木质素磺酸盐”与权利要求1中的“木质素”，就应该被理解为不同的含义。虽然不同含义也可以是上下位的关系，但由于说明书中出现了分散剂包括亲水集团的木质素、木质素磺酸盐两种技术方案，因此，此处应被理解为不同范围的技术特征，无法被相互涵盖。
上述结论与无效宣告请求决定中认定的结论相同。无效宣告请求决定中认为权利要求9的“木质素磺酸盐”代替了权利要求1中的“木质素”。如果是“木质素磺酸盐”能够与“木质素”等同，那么权利要求1实质上包括了“木质素磺酸盐”这一技术方案，权利要求9就是对权利要求1的进一步限定，而非某一技术特征代替了另一技术特征。进一步限定意味着权利要求9是个从属权利要求，代替意味着权利要求9实质上是个披着从属权利要求外衣的独立权利要求，无效宣告请求决定的认定意味着否定了“木质素磺酸盐”属于权利要求1保护范围的可能性。
五 适用的结果
笔者上文中对权利要求1等同原则的适用作出了质疑，但由于判决书中记载了鉴定结论：
“对送检的三组18瓶墨水随机选取两组12瓶墨水进行墨水染料颗粒沉积率检测，墨水染料颗粒沉积率（P）数值最大为0.75%，最小为0.17%。”
也就是说，被诉侵权产品是落入权利要求9的保护范围的（1+8+9）。尽管结论准确，但适用权利要求9而不是权利要求1，更为准确并具备说服力。
[i]参见最高人民法院（2015）民申字第740号
[ii]参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条
[iii]参见本文作者《被最高院否定了吗？等同侵权的可预见性限制》一文（http://www.iprdaily.cn/article_20282.html）以及（2019）粤73民初2176号（广州知识产权法院的这一判决适用了可预见性限制）
校对 | IPRdaily纵横君
