文|IPRdaily中文网 徐苏明
编辑|王颖
随着新修改的《专利代理条例》于今年3月1日起正式实施，专利代理人这一职业称谓也更新为了专利代理师。同时随着国家层面提升专利申请质量工程的推进，这对工作在专利事业第一线的众多专利代理师提出了更高的要求。
专利代理师的日常主要工作包括新案件撰写与审查意见答复等。对于审查意见答复，所花的精力往往并不比新案件撰写少，特别是当对比文件中包括外文对比文件时，这不仅要求专利代理师具备扎实的基本功，也对其外文阅读理解能力提出了一定要求。
作为一位先后有多年涉外与国内工作经验的专利代理师，笔者希望通过本文，结合几个实际案例，与大家分享一下笔者通常是如何处理涉及外文对比文件的审查意见答复的经验。
若审查意见中指出创造性问题，则对比文件是不可或缺的。我们知道，对比文件包括X类文件，即该一篇文件可影响本申请的新颖性或创造性，以及Y类文件，即其与其他Y类文件组合可影响本申请的创造性。不论是仅具有一篇对比文件，还是包括多篇对比文件，如果任意一篇对比文件为外文对比文件，就有可能在一定程度上影响专利代理师的答复文件撰写质量。
假设，X类文件为外文对比文件，也就是审查员认为该外文对比文件为本申请最接近的现有技术，姑且称之为对比文件1，或者，Y类文件为外文对比文件，也就是审查员认为该外文对比文件给出了相应的技术启示，姑且称之为对比文件2。对于上述两种最常见的情况，基本答复思路与该对比文件是中文时是一样的，但毕竟语言不同，还是有一些需要注意的地方。
当对比文件1为外文对比文件
最接近的现有技术意为其公开了本申请最多的技术特征，也就是其公开的技术特征与本申请中的相应技术特征相同或等同，更具体而言，二者字面意思相同或功能相同。由于审查员往往确实是将本申请与外文对比文件中相应技术特征进行逐条比对，即使有一个翻译的过程，部分技术特征从字面意思上基本还是能匹配的。这种情况下，专利代理师不妨从该外文对比文件整体出发，可能会发现被审查员有意或无意忽略的细节，而这很有可能成为最终能否答复授权的关键所在。
以笔者处理过的一个审查意见答复为例。该申请请求保护一种室内空气尘埃粒子浓度检测方法，其包括如下步骤：获取滤尘网的脏堵程度和脏堵变化速率；根据滤尘网的脏堵程度获取对应的室内空气尘埃粒子浓度计算公式；将脏堵变化速率带入到所述室内空气尘埃粒子浓度计算公式中，生成并显示对应的室内空气尘埃粒子浓度。更具体而言，就是提出一种新的基于空调等电器滤尘网以检测空气中尘埃粒子浓度的方法。虽然独立权利要求看似简单，但毕竟是一个完整的技术方案，并且说明书也足够充实。
审查员在审查意见中给出的对比文件1为文件号为GB1271454，公开日为1972年4月19日的一篇英国专利文献。这篇专利文献是笔者职业生涯遇到的以公开日排名比较靠前的对比文件，其内容之基础性也激发了笔者一定要“拿下”此次答复的决心。
笔者首先认真阅读了上述对比文件全文，而不是仅拘泥于审查员指出的几段内容。诚然，该对比文件的篇幅还是比较短的，但笔者也遇到过篇幅较长的外文对比文件，如果是其他小语种，就首先通过较为官方的途经将其翻译为英文后再进行阅读。专利代理师此时一定不要有畏难情绪，认真地去阅读对比文件全文，或者至少是与相关技术特征联系的主要部分，发现审查员的“漏洞”并不是一件难事。
对于上述对比文件，笔者就在答复文件指出“其技术方案为：基于反射率或透明度变化的光学原理，使用测光系统测量多个膜过滤器上与流体物质反应的试剂的黑化程度，以确定流体物质的浓度”，同时引用该对比文件说明书第1页第34行所述的“membrane-filter”，第2页103至116行所述的“The greatest inaccuracy in method (a) using only a single filter and measuring the optical density is due to the fact that the relation between the amount of material deposited on the filter and the reading of the optical density obtained mest remain constant with time over the whole range at values observed, a condition which is not usually fulfilled by the photosensitive cells used in known devices. On the contrary, using the method of the present invention it is sufficient that this relation remains constant with respect to time only for a very short range of values, in fact virtually for a single value”，第3页第62行至第71行所述的“Thus, according to one embodiment of the invention the collecting means comprises an inert filter which is sensitised with respect to the substance to be measured, by means of a surface coating or an adsorbed reagent which reacts with the substance to be measured to produce a change in the transparency or the reflectivity of the filter to light or other radiation, this change being measurable by means of an automatic device”，对该对比文件与本申请中各明显认定有误的技术特征进行逐一翻译比对，从字面意思、所起功能、实现原理以及反向技术启示等多个方面进行反驳。
另外，虽然审查员未明确指出，但笔者清楚本申请独权确实没有限定足够的与应用场景相关的技术特征，导致审查员采用一篇比较基础的现有技术来评判实际具有确定应用场景的本申请。为了为客户争取最大权益，笔者在答复第一次审查意见时并未对权要进行修改，但权衡驳回风险后，在第二次审查意见答复文件中将说明书中体现应用场景的技术特征进行整理后补入了独权，并且意见陈述依然围绕本申请是为了解决如何在不增加空调、空气过滤器等家电硬件成本的前提下，实现对室内空气质量的准确检测这一技术问题而展开的。
在使审查员确认本申请与对比文件1中相应技术特征不相同也不等同，且本申请中各技术特征均是围绕解决笔者重新认定的技术问题后，审查员最终对本专利申请发出了授权通知书。
笔者为什么选用上述案例，因为该案还有一个同日提交的“变体”申请，二者核心发明思想一样，但独权略有区别。该“变体”申请的审查员竟然给出了一模一样的对比文件。客观讲，两位不同的审查员，对于核心发明思想类似的两件同日专利申请，均检索到一篇看似“冷门”的于20世纪60年代申请、70年代公开的英国专利文献，审查意见除了表述有所区别，核心内容基本相同。笔者采用了同样的答复思路使得该申请也获得授权。无论如何，这种检索复现性其实体现了审查员检索能力的专业性，笔者还是由衷赞佩的。
当对比文件2为外文对比文件
当对比文件1为中文对比文件，且可以比较明确地确定对比文件1与本申请之间存在的区别技术特征，如果此时对比文件2既公开了相应区别技术特征，且该区别技术特征在对比文件2中的作用与其在本申请中的作用相同，则意为对比文件2可给出技术启示，在将对比文件1与对比文件2相结合时，就可否认本申请的创造性。
因此，即使审查员认为外文对比文件给出了相应的技术启示，答复文件的出发点通常依然是论述该外文对比文件中相应技术特征的作用与本申请中区别技术特征的作用不同，甚至该外文对比文件并未公开上述区别技术特征。
以笔者处理过的另一个审查意见答复为例。该申请请求保护一种空调换热器脏堵检测方法，审查员给出的对比文件1客观讲没有太大争议，但是其给出的对比文件2为文件号为US2005247194A1的一篇美国专利文献，并指出对比文件2说明书第0020-0022段及附图1-2公开了：在其风道内设有过滤器14和换热器20，系统阻力是过滤器阻力与换热器阻力之和，由此，若已知系统阻力及过滤器阻力，自然可由二者之差得出换热器阻力，对比文件1公开了压差和脏堵程度有直接对应关系，因而通过滤尘网脏堵程度得出其两侧压差也是容易想到的，而为了实现该方法而相应地设置获取模块和计算模块则是本领域的常规技术手段。
笔者首先认真阅读了上述对比文件2全文，虽然最后的突破点依然在审查员指出的0020段中，不过笔者认为阅读全文还是值得的。笔者在答复文件中指出，参见其说明书0020段所述，“One of the ordinary person skilled in the art will recognize that the placement of fan 12 after heat exchanger 20 and filter 14 with respect to air flow 22 may be changed without affecting the filtering performed byfilter 14 orthe slow accumulation of unfiltered debris onheat exchanger 20”，以及附图1，可以看到，对比文件2并未公开如审查员所述的“系统阻力是过滤器阻力与换热器阻力之和”。即使对比文件2公开了上述内容，本领域技术人员基于其教导，也仅能获知换热器阻力可由系统阻力减去过滤器阻力得到。而对比文件2即使给出阻力关系，由于阻力和压差的物理含义并不相同，其并不会使本领域技术人员轻易想到如何获得换热器两侧压差，进而最终获取对应的换热器脏堵等级。同时，笔者还在其他方面进行了观点强化。本案最终顺利克服创造性问题。
在遇到涉及外文对比文件的审查意见时，专利代理师应该将其视为一次机会，既是学习新知识的机会，也是提高自己所处理案件授权率的机会。
我们知道，近年来，中国专利申请占据了世界专利申请近一半的份额，如果审查员没有找到合适中文对比文件，说明该申请的技术方案在国内市场上可能比较领先，甚至在国际市场上也可能具有一定价值，无论从技术知识学习，还是答复技巧学习而言，都将对专利代理师的能力提高有所帮助。另外，由于英文或其他小语种毕竟不是包括审查员在内的中国人的母语，其对某些技术特征的理解难免有不到位之处，如果专利代理师能投入更多精力去研读并准确抓住这点，这无疑将大幅提高答复成功的可能性。
